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岸本外国法事務弁護士事務所

米国知財便り

USPTO、PTAB審理で争われる特許クレームに関する先行判断の取扱いに関する覚書を発表

2025.09.17

2025年9月16日、米国特許商標庁(USPTO)は、アメリカ発明法(AIA)に基づく審判手続において特許審判部(PTAB)に係属している特許クレーム、またはそれと実質的に同一の特許クレームであって、既にUSPTO、連邦地裁、あるいは米国国際貿易委員会(ITC)において判断が下されているものに適用される覚書を発表しました。PTAB consideration ofprior findings of fact and conclusions of law

 

この覚書では、PTABは先行判断を考慮し、もし事実認定や法的結論についてPTABの判断が異なる場合には、なぜ異なる結論が妥当であるのかを説明することとされています。特に、他の手続で提示されたのと同一または実質的に同一の先行技術や主張に関わる場合には、より詳細な説明が求められます。

 

さらに、PTABによる評価に資するため、AIA手続の当事者は、37 C.F.R. § 42.8(b)(2) に基づき関連事件として特定された事項における有効性や特許性に関する判断の進捗について、PTABに報告することが義務付けられます。この要件は、当該AIA審理におけるPTABのスケジューリング・オーダー(または改訂スケジューリング・オーダー)において当事者に通知されます