米国特許商標庁（USPTO）は2025年7月31日、IPRにおいて、「請求項の各要素が、引用された先行技術の特許または刊行物のどこに記載されているかを明示しなければならない」とする、37 C.F.R. § 42.104(b)(4)の要件を今後は免除せず、厳格に適用することを説明する覚書を発出しました。

規則104(b)(4)を遵守するために、IPR申立人は、出願人が認めた先行技術（AAPA）や、専門家の証言、常識、その他の証拠（これらを総称して「一般的知識」）を用いて、欠落しているクレーム要素を補うことはできません。

ただし、IPR申立人は引き続き、一般的知識を「先行技術の組み合わせ動機付け」や「当業者の知識」の証明目的で用いることは可能です。

本覚書で示された方針により、以下の2点について明確な指針が提供されます：
(i) IPR開始のための法的・事実的根拠を申立人が明示する方法
(ii) 特許権者に対し、クレームに対する異議申立の根拠を明確に通知すること

この覚書は、2025年9月1日以降に提出されるすべてのIPR申立に適用されます。

memorandum